Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Madde 5 (MARKA)

YENİ MADDE:

Marka tescilinde mutlak ret nedenleri

Madde 5- (1) Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez:

a) 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler.

b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.

c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.

d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.

f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.

g) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler.

ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.

h) Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler.

ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.

i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.

(2) Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez.

(3) Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması hâlinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez. Muvafakatnameye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

 

GEREKÇE:

MADDE 5- Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini, diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Marka olarak kullanılabilecek işaretlerin seçiminde serbesti olmasına rağmen tescil edilebilirlik bakımından bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Maddede, daha çok kamu yararı ile ilgili görülen ve Enstitü tarafından resen incelenen ret nedenleri yer almaktadır.

Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi, 4 üncü maddede belirtilen şartları sağlamayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğini düzenlemektedir. 4 üncü maddede, marka olabilecek işaretlere yer verilmiş olup bir markanın, ayırt ediciliğe sahip olması markanın en önemli niteliği olarak belirlenmiştir. Marka olarak tescil edilecek bir işaret, teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt etme özelliğine sahip olmalıdır. Bunun yanında, işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için sicilde gösterilebilir olması gerekmektedir. Bu niteliklere sahip olmayan işaretin marka olarak tescil edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde, sicilde gösterilebilir olmasına rağmen ilgili mal veya hizmetler için ayırt ediciliğe sahip olmayan, dolayısıyla tüketiciler tarafından marka olarak algılanmayacak işaretlerin tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir. 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünün 7 nci maddesinde marka olarak tescil ediemeyecek herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler benzer şekilde düzenlenmiştir.

Maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde başvurusu yapılan mal veya hizmet açısından tanımlayıcı olan, herkesin kullanımına açık tutulması gereken ve hiç kimsenin tekeline verilemeyecek işaretlerin tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir. Söz konusu işaretleri, münhasıran veya esas unsur olarak içeren markaların ret nedeni olarak yer alması, rekabetin bozulmasının ve diğer üreticiler ile tüketicilerin bundan zarar göremesinin önlenmesine yönelik olarak tercih edilmiştir. 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünün 7 nci maddesinde aynı hüküm yer almaktadır.

Maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde, tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir markanın aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerinin, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak reddi öngörülmüştür. Sicile kayıtlı önceki marka sahiplerinin haklarının korunmasını amaçlayan bu hüküm büyük oranda 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden alınmıştır.

Maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde ortak kullanıma ait, ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları içeren işaretlerin tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir. Söz konusu işaretleri münhasıran veya esas unsur olarak içeren markaların ret nedeni olarak yer alması üreticiler ile tüketicilerin bundan zarar görmesinin önlenmesine yönelik olarak tercih edilmiştir. 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünün 7 nci maddesinde aynı hüküm yer almaktadır.

Maddenin birinci fıkrasının (e) bendi, 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünün 7 nci ve Alman Marka Kanunun 8 inci maddesinde aynen yer almaktadır. Böylelikle malın özgün doğal yapısından kaynaklı olarak ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini, münhasıran içeren işaretler marka olarak tescil edilemeyecektir. Örneğin, otomobil lastiği, portakal gibi doğası gereği başka şekillerde olamayacak şekilleri münhasıran içeren işaretler ilgili mallar açısından marka olarak tescil edilemez. Ancak bunlara özgün bir şekil verildiğinde marka olarak tescili mümkün olabilecektir.

Maddenin birinci fıkrasının (f) bendi, mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanılgıya düşürecek markaların tescil edilemeyeceğini hükme bağlanmış olup 2015/2425 sayılı AB Marka Tüzüğünün 7 nci maddesinde ve Alman Marka Kanununun 8 inci maddesinde aynen yer almaktadır. Burada önemli olan, işaretin ortalama algılama seviyesine sahip tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olup olmadığıdır.

Maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde, ülkemizin de taraf olduğu Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi uyarınca reddedilmesi gereken marka tescil başvurularını düzenlemekte olup, hüküm anılan sözleşme uyarınca maddede yer almıştır. Atıf yapılan Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi; "Birlik ülkelerine aynı arma, bayrak ve diğer hükümranlık belirtilerinin ve bu devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve teminat, işaret ve damgalarının ayrıca diğer armacılık sanatı açısından her çeşit taklitlerin yetkili makamların izni alınmadan gerek fabrika ve ticaret markası ve bu markaları düzenleyen unsurlar olarak tescilini ret veya iptal eylemeyi, uygun tedbirlerle kullanılmasının yasaklanmasını temin hususunda Birlik Ülkeleri mutabık kalmışlardır." hükmünü amirdir. Aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre, bu yasak, üye ülkelerden birinin veya birçoğunun üyesi bulunduğu hükümetler arası örgütlerin emareleri, kısaltılmış kelimeleri ya da diğer amblemleri, bayrak ve armaları hakkında da uygulanır.

Maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi ile Paris Sözleşmesinin 2 inci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerin tescil izni vermediği armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretlerin tescil edilemeyeceği vazedilmiş olup benzer hüküm 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünün 7 nci maddesinde de yer almaktadır. Örneğin Fatih Sultan Mehmet gibi halka mal olmuş tarihi, kültürel değerlerin marka olarak tescili mümkün değildir.

Maddenin birinci fıkrasının (h) bendi ile, dini değerleri veya sembolleri içeren işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümle dini sembollerin ticari çıkarlar için kullanılmasının önlenmesi amaçlanmıştır.

Maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi ile kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı marka tescil taleplerinin reddi düzenlenmiş olup, benzer düzenleme 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünün 7 nci maddesinde de yer almaktadır.

Maddenin birinci fıkrasının (i) bendi ile tescilli bir coğrafi işaretten oluşan veya tescilli bir coğrafi işareti içeren markaların tescil edilemeyeceği hüküm altına alınmış olup, bu düzeneleme ile müstakil bir sınai mülkiyet hakkı olan coğrafi işaretlerin korunması amaçlanmıştır. Koruma kapsamı tescilli coğrafi işaretin ilgili olduğu mal veya hizmetler gözetilerek belirlenecektir.

Maddenin ikinci fıkrasında, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış markaların birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilememe hali düzenlenmiş olup, hüküm AB Marka Tüzüğünde de aynen yer almaktadır. Böylece temelde ayırt edici niteliği bulunmayan bir işarete kullanım sonucunda ayırt edicilik kazandıran ve onu marka haline getiren müteşebbis korunmuştur.

Maddenin üçüncü fıkrasında ise bir marka tescil başvurusunun, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Enstitüye sunulması halinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemeyeceği ve muvafakatnameye ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu hükümle birbiriyle ekonomik veya diğer yönlerden bağlı olanlar başta olmak üzere, başvuru sahiplerinin piyasada birlikte var olma yönünde ortaya koydukları iradenin korunması amaçlanmıştır.

 

ESKİ MADDE:

556 Sayılı KHK         (Marka)

Marka tescilinde red için mutlak nedenler

MADDE 7 – Aşağıda yazılı işaretler marka olarak tescil edilemez:

a) 5 inci madde kapsamına girmeyen işaretler,

b) (Değişik: 22/6/2004 - 5194/13 md.) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar,

c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar.

d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,

e) Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,

f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar,

g) Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek markalar,

h) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, külterel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren markalar,

ı) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 27/5/2015 tarihli ve E.: 2015/33, K.: 2015/50 sayılı Kararı ile.)

j) Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,

k) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar. (Ek fıkra : 3/11/1995 - 4128/5 md.; Değişik:22/6/2004 – 5194/13 md.) Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez.